10.11.2013

Иностранная компания регистрирует товарный знак в России

В настоящей статье мы рассмотрим наиболее существенные моменты, связанные с регистрацией товарного знака (торговой марки) в России на имя иностранной компании. Отметим, что речь пойдёт именно о национальной заявке, то есть предоставляемая товарному знаку правовая охрана будет распространяться только на территорию РФ.

Первый вопрос, который может возникнуть в этой связи — возможна ли регистрация товарного знака на иностранную фирму в России?

Ответ — да, возможна. По законодательству России обладать правом на товарный знак может юридическое лицо или ИП (ст. 1478 ГК РФ). С точки зрения возможности правообладания средствами индивидуализации иностранные компании уравнены в отношении своих прав и обязанностей с российскими юридическими лицами.

Иностранная фирма может зарегистрировать знак в РФ независимо от того, осуществляет ли данная компания деятельность в России, имеет ли в России аккредитованные обособленные подразделения и т.д. Кроме того, регистрация знака в РФ не влечет обязанности постановки иностранной компании на учет в налоговых органах РФ.

Таким образом, учитывая, что правила, установленные ГК РФ, применяются и к отношениям с участием иностранных лиц (п. 1 ст. 2 ГК РФ), препятствий для регистрации торговой марки на иностранную компанию по «национальному» признаку быть не должно.

Однако, здесь следует сделать как минимум два уточнения.

• Во-первых, обладателем исключительного права на знак в результате его регистрации в России может стать только само иностранное юридическое лицо, но не его обособленные подразделения, работающие в России. Зарегистрировать товарный знак на филиал или представительство иностранной компании в России невозможно, так как ни представительство, ни филиал не обладают статусом юридического лица, а, следовательно, не подпадают под предусмотренное ГК определение правообладателя.
• Во-вторых, в статье 1247 ГК РФ установлена норма о том, что иностранные лица могут вести дела с Роспатентом (который является уполномоченным государственным органом в сфере интеллектуальной собственности) лишь через российских патентных поверенных. В этом состоит отличие от процедуры, которая предусмотрена для российских компаний. Последние могут регистрировать товарный знак как своими силами, так и с помощью представителей (причём как являющихся, так и не являющихся патентными поверенными).

Полномочия поверенного удостоверяются с помощью доверенности, выдаваемой заявителем. В случае необходимости Роспатент вправе запросить данную доверенность для ознакомления. Если она составлена на другом языке, одновременно должен быть представлен её перевод на русский язык.

Выделим основные этапы процедуры регистрации товарного знака.

Первый этап — подача заявки в установленной форме. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Отметим, что непосредственно действия по приему и экспертизе заявок выполняет не сам Роспатент, а ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) в рамках Государственного задания Роспатента.

Заявка должна включать заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием наименования заявителя и его местонахождения; само заявляемое обозначение; перечень товаров, для которых запрашивается регистрация знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ); описание указанного обозначения. Также к заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины. Размеры соответствующих пошлин установлены Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 941.

Заявление о регистрации обозначения и перечень товаров и услуг по МКТУ представляются на русском языке. Тогда как документы, прилагаемые к заявке, могут представляться как на русском, так и на ином языке. В последнем случае к заявке должен прилагаться перевод данных документов на русский язык. Кроме того, в документах, представленных на русском языке, различные наименования и адреса могут быть указаны и на иностранном языке для публикации этих данных в изданиях Роспатента.

Обратим внимание, что ни ГК, ни подзаконные нормативные акты не содержат требования о предоставлении иностранной компанией своих учредительных документов (а тем более их апостилированных копий или переводов на русский язык) в ходе процедуры регистрации. Это, разумеется, не отменяет обязанности заявителя содержать данные документы в порядке, чтобы в любой момент иметь возможность уточнить полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, иную информацию, которая может потребоваться.

Второй этап — формальная экспертиза заявки (срок — 1 месяц). Цель — проверить наличие необходимых документов и их соответствие нормативным требованиям. По её результатам заявка принимается к рассмотрению либо в её принятии может быть отказано.

Третий, ключевой, этап — экспертиза заявленного обозначения. Именно по её результатам принимается положительное или отрицательное решение. Точный срок данного этапа законом не установлен, и на практике он может составлять более года.

Завершающий этап — принимается решение о регистрации товарного знака, знак вносится в Государственный реестр, правообладателю выдаётся свидетельство на товарный знак.

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет (начинает исчисляться с даты подачи заявки на регистрацию) и может быть продлен неограниченное количество раз.

Итак, на что следует обратить внимание иностранной компании, желающей зарегистрировать товарный знак в России?

1) Необходимо иметь представление о действующем в России правовом регулировании и нормативных требованиях, предъявляемых к товарным знакам (глава 76 ГК РФ). В первую очередь это касается оснований для отказа в регистрации. Также стоит принять во внимание запрет на регистрацию обозначений, противоречащих публичным интересам, морали и принципам гуманности. Поскольку речь идёт о России, регистрируемое обозначение не должно вызывать ассоциации со словами или выражениями русского языка либо символами, которые могут восприниматься как имеющие негативные иносказательные смыслы или являющиеся оскорбительными для национальных или религиозных групп, даже если на языке оригинала оно таковым не является. Помочь в данном вопросе смогут российские юристы или патентные поверенные.

2) Специализированные услуги патентных поверенных часто требуют длительного взаимодействия с государственными органами, и, как следствие, стоят денег. Поэтому следует ответственно подойти к выбору патентного поверенного. Отметим, что согласно Федеральному закону «О патентных поверенных» 2008 г. патентные поверенные — это физические лица, имеющие статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. Документом, подтверждающим, что данное лицо зарегистрировано в Реестре патентных поверенных РФ, является свидетельство патентного поверенного. Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность самостоятельно (в рамках частной практики) либо работая в организациях по трудовому договору.

3) Перед подачей официальной заявки целесообразно проведение предварительной проверки на сходство либо тождество обозначения, которое предполагается регистрировать, с уже зарегистрированными в России товарными знаками (иногда её также называют «проверка на патентную чистоту»).

4) Наконец (и это, пожалуй, самое главное), необходимо понимание целей, в которых предполагается использовать товарный знак (исходя из текущих и перспективных планов и бизнес-задач клиента).

Хотя регистрационный этап весьма непрост и требует профессионального сопровождения, всё же он носит скорее технический характер. Что же касается этапа непосредственного применения товарного знака иностранной компанией в своей предпринимательской деятельности, то здесь следует иметь чёткое представление о порядке и способах его дальнейшего использования (в том числе о последствиях неиспользования товарного знака); правилах отчуждения исключительного права или передачи прав на использование знака другим лицам (лицензионный договор); правовых и налоговых возможностях и последствиях указанных действий. Не вызывает сомнений, что данные вопросы также требуют специализированной правовой поддержки и профессиональной оценки рисков.

В заключение отметим, что иностранная компания, зарегистрировавшая в России товарный знак, остается вправе подавать заявки на регистрацию данного знака и в любой иной стране. Кроме того, наличие правовой охраны знака в России или национальной заявки, поданной в Роспатент, делает возможной подачу международной заявки в порядке Мадридского Протокола 1989 г.